PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE : IMPORTANTE RÉFORME DE LA PRESCRIPTION DES ACTIONS EN ANNULATION ET EN CONTREFAÇON DES TITRES NATIONAUX  (Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite PACTE, art. 124)

Loi fleuve et fourre-tout, comme beaucoup de lois récentes, la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 comporte des dispositions modifiant le Code de la propriété intellectuelle, dont l’une (l’article 124) réalise une réforme considérable de la prescription des actions en annulation et en contrefaçon des titres nationaux de propriété industrielle.

En premier lieu, la loi introduit, dans toutes les branches du droit de la propriété industrielle, soit dans les livres 5 à 7 du Code, une même disposition selon laquelle « l’action en nullité (…) n’est soumise à aucun délai de prescription ». Prévue au nouvel article L. 615-8-1 en matière de brevets, elle l’est en matière de marques à l’article L. 714-3-1, qui réserve l’application de deux dispositions, dont celle relative à la forclusion par tolérance. Le but du législateur est de combattre la jurisprudence, fermement établie depuis 2012, qui soumettait les actions en annulation des titres de propriété industrielle à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code civil issu de la réforme de la prescription en matière civile opérée par la loi du 17 juin 2008. Si cette solution était sans doute fondée en droit, compte tenu du très large domaine d’application de cette disposition, elle produisait des résultats regrettables en fait en favorisant le maintien en vigueur de titres ne répondant pas aux exigences légales d’accès à la protection.

La loi prévoit une règle de droit transitoire dont on peut douter de l’utilité. Le III de l’article 124 de la loi dispose que les dispositions nouvelles « s’appliquent aux titres en vigueur au jour de la publication de la présente loi ». Ainsi formulée, elle ne déroge pas au principe de non-rétroactivité de la loi civile posé par l’article 2 du Code civil, qui implique qu’une nouvelle règle de prescription ne peut remettre en cause une prescription acquise sous l’empire du droit antérieur. Quelles qu’aient été les intentions du législateur, la Cour de cassation juge qu’une loi ne peut déroger, pour elle-même, au principe de non-rétroactivité que par l’effet d’une disposition claire et précise. Si l’objet de la précision ainsi apportée par la loi est de souligner que la nouvelle règle d’imprescriptibilité, qui s’applique par hypothèse à toutes les actions en annulation pour lesquelles, à la date de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la prescription n’était pas acquise, s’applique aussi aux actions dirigées contre les titres délivrés avant cette date, elle paraît bien inutile, car nul n’en aurait douté.

En second lieu, la loi n° 2019-486 introduit une modification, profonde également, du régime, désormais uniformisé, de la prescription de l’action civile en contrefaçon des titres nationaux de propriété industrielle. Dans les livres 5 à 7 du Code, il est désormais disposé que l’action en contrefaçon se prescrit « par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer ». Après l’allongement du délai de 3 à 5 ans en 2014, c’est ici le point de départ du délai qui est modifié – ou précisé puisque, en matière de marques, l’article L. 716-5, alinéa 3, n’indiquait curieusement pas le point de départ du délai.

La formule, désormais unique et inspirée de l’article 72 de l’Accord sur une juridiction du brevet, a des implications considérables, que le législateur n’a peut-être pas pleinement mesurées. En prévoyant que le délai court à compter du « dernier fait », et donc d’un point de départ unique, la loi met un terme à l’analyse classique selon laquelle le délai de prescription courait de manière distributive à l’égard des différents actes matériels poursuivis pour contrefaçon, de sorte que l’action pouvait n’être prescrite que partiellement, autrement dit pour une part seulement des actes poursuivis. En application de la règle nouvelle, fortement favorable aux titulaires de droits de propriété industrielle, la prescription ne devrait être que rarement acquise. Faute de disposition transitoire dans la loi, c’est le droit commun des conflits de lois dans le temps qui trouve à s’appliquer.

Un commentaire approfondi de la réforme ainsi opérée par l’article 124 de la loi n° 2019-486, par Jérôme Passa, est à paraître à la revue Propriété industrielle.

DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS : ESQUISSE D’HARMONISATION DES RÈGLES RELATIVES AUX CONTRATS D’AUTEUR ET D’ARTISTE-INTERPRÈTE PAR LA DIRECTIVE DITE “DROIT D’AUTEUR ET MARCHÉ UNIQUE NUMÉRIQUE” (Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE)

Indépendamment des dispositions « phares » de la nouvelle directive, définitivement adoptée le 17 avril dernier et publiée au JOUE le 17 mai 2019, abondamment présentées dans les médias et brièvement décrites dans notre précédent flash d’actualité, le nouveau texte contient des règles plus discrètes mais également notables. En particulier, dans un chapitre 3 intitulé de manière déceptive « Juste rémunération des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants dans le cadre des contrats d’exploitation », la directive procède en réalité à un début d’harmonisation des règles régissant les contrats d’auteurs et d’artistes interprètes ; ce champ était jusqu’à présent le seul, avec le droit moral, a avoir échappé au mouvement centralisateur de Bruxelles.

Ainsi, l’article 18 pose au profit des auteurs et des artistes interprètes un principe de rémunération « appropriée et proportionnelle », cette proportionnalité ayant pour assiette, selon le Considérant (73) « la valeur économique réelle ou potentielle des droits octroyés », ce qui laisse augurer de beaux débats d’interprétation. Le même Considérant (73) enseigne que cette rémunération proportionnelle peut, dans certains cas qui « ne doivent pas être la règle », consister en une rémunération forfaitaire, ce dont on déduira que la notion de rémunération proportionnelle de la directive n’est pas la même que celle du droit français.

L’article 19 énonce une obligation générale de transparence, due par les exploitants aux auteurs et artistes interprètes, consistant concrètement en une obligation de reddition des comptes, corrolaire du principe de rémunération précité. Cette reddition des comptes est due au moins une fois par an et doit contenir des « informations actualisées, pertinentes et complètes » sur les exploitations réalisées. Elle s’étend aux sous-exploitants, mais peut être réduite si sa charge apparaît disproportionnée au regard de revenus générés par les exploitations de l’œuvre ou de l’interprétation.

L’article 20 introduit un mécanisme général de révision pour imprévision (ou de récision pour lésion, pour employer la formule du code de la propriété intellectuelle), dans l’hypothèse où la rémunération convenue se révélerait « exagérément faible » au regard de l’ensemble des revenus tirés de l’exploitation de l’œuvre ou de l’interprétation.

Enfin, l’article 22 instaure une faculté générale, pour les auteurs ou les artistes interprètes ayant cédé ou concédé leurs droits à titre exclusif, de résilier, en tout ou partie, le contrat de cession ou de concession en cause, en cas de défaut d’exploitation.

Si, d’une manière générale, la directive laisse une assez grande latitude aux Etats membres dans la mise en œuvre de ces règles, il faut relever que leur champ d’application (l’ensemble des contrats d’auteurs et d’artistes conclus avec des exploitants – à l’exception des contrats conclus avec les utilisateurs finaux) est particulièrement vaste et que les mécanismes envisagés ne sont pas toujours ceux du droit français, en sorte que l’incidence sur ce dernier devrait être réelle.

Un commentaire détaillé de ces nouvelles dispositions par Vincent Varet est à paraître à la revue Propriétés Intellectuelles.

MARQUE : NULLITÉ DE LA MARQUE “NEYMAR” DÉPOSÉE DE MAUVAISE FOI  (TUE, 14 mai 2019, Aff. T-795/17)

Par l’arrêt rapporté, le Tribunal de l’Union européenne confirme la décision de la chambre de recours de l’EUIPO qui a annulé la marque verbale « NEYMAR » au motif que le dépôt avait été effectué de mauvaise foi.

En l’espèce, M. Carlos Moreira a présenté en 2012 une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal « NEYMAR » visant les vêtements, chaussures et chapellerie. La marque a été enregistrée en avril 2013. Le 11 février 2016, le célèbre joueur de football Neymar Da Silva Junior a introduit une demande en annulation de cette marque pour dépôt de mauvaise foi fondée sur l’article 52, paragraphe 1, sous b) du Règlement 207/2009. La division d’annulation a accueilli cette demande en nullité et cette décision a été confirmée par la chambre de recours de l’EUIPO. Le déposant a formé un recours contre cette décision.

Après avoir rappelé que la notion de mauvaise foi n’est ni définie, ni limitée, ni même décrite dans le Règlement, le Tribunal énonce, conformément à une jurisprudence désormais constante depuis l’arrêt Lindt (CJUE, 11 juin 2009, Aff. C-529/07), que, pour apprécier l’existence de la mauvaise foi, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce au moment du dépôt et notamment la connaissance par le demandeur de l’usage du signe par un tiers, son intention malhonnête d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, le degré de protection des signes en cause, l’origine du signe contesté et son usage depuis sa création ainsi que la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt. Ces facteurs ne sont néanmoins que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en considération.

Dans l’affaire en cause, le Tribunal a estimé que la chambre de recours a pu considérer, sans commettre d’erreur, que les circonstances objectives de l’espèce tenant, d’une part, à la connaissance par le déposant de la notoriété de l’intervenant au moment du dépôt et, d’autre part, à son intention d’exploiter de manière parasitaire cette renommée pour en tirer profit, conduisaient à conclure que le déposant avait agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement.

En premier lieu, le Tribunal a en effet observé, au regard des éléments versés au dossier, que le footballeur Neymar était déjà connu en Europe au moment du dépôt et que le déposant avait davantage qu’une connaissance limitée du monde du football, d’où il suit que ce dernier ne pouvait prétendre ne pas avoir connaissance de la notoriété de ce joueur, d’autant que la marque, composée du seul élément verbal « NEYMAR » correspond exactement au nom sous lequel le footballeur s’est fait connaître. En second lieu, le Tribunal a estimé que la chambre de recours a pu déduire des circonstances particulières du cas d’espèce que la logique commerciale du requérant était en réalité d’exploiter de manière parasitaire la renommée du joueur et de tirer avantage de celle-ci. Le Tribunal a d’ailleurs observé que le déposant avait présenté le même jour une demande d’enregistrement de la marque verbale « IKER CASILLAS », correspondant au nom d’un autre joueur de football connu.

Cet arrêt du Tribunal confirme la nécessité, pour apprécier la mauvaise foi, de tenir compte de toutes les circonstances de fait au moment du dépôt dès lors que la notoriété du nom ne peut suffire à elle seule à établir cette mauvaise foi.

CONTRATS INFORMATIQUES : MODALITÉS D’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE SUBI EN CAS DE PERTE DE DONNÉES (T. com. de Nanterre, 5ème ch., 23 avril 2019)

Les décisions se prononçant sur l’évaluation du préjudice résultant d’une perte de données sont suffisamment rares pour que l’on s’intéresse à ce jugement du tribunal de commerce de Nanterre. Dans cette affaire, une société, titulaire d’un contrat d’infogérance conclu avec un prestataire chargé de sécuriser, sauvegarder, restaurer et archiver ses données informatiques, a subi un dysfonctionnement de l’un des serveurs stockant ces données. Le prestataire informatique a alors entrepris de récréer le disque logique et de restaurer les données perdues mais, à l’issue de cette opération, la société cliente a constaté qu’un certain nombre de fichiers avaient disparu. Elle a donc prononcé la résiliation du contrat d’infogérance aux torts du prestataire et l’a assigné en réparation du préjudice subi.

Appliquant strictement l’ancien article 1134, alinéa 2 du Code civil applicable au contrat en cause (aujourd’hui l’article 1193), le tribunal de commerce de Nanterre juge que le prestataire n’a pas satisfait à son engagement contractuel de remettre en état opérationnel les données à la suite d’un incident et en déduit que le contrat a valablement été résilié.

Le tribunal constate ensuite que la société cliente a subi de ce fait un préjudice consistant dans l’absence de fichiers nécessaires à la poursuite de son activité, mais relève qu’elle ne produit aucun élément permettant de prouver les dépenses engagées pour reconstituer ces fichiers. En conséquence, les juges décident que l’évaluation du préjudice doit être opérée en prenant en compte la valorisation faite par l’expert judiciaire des fichiers perdus et utiles. Ils s’appuient ainsi, pour fixer les dommages-intérêts, sur le calcul établi par ce dernier et selon lequel « le coût du préjudice matériel de la perte des fichiers est égal au coût de la vérification des fichiers et à celui de leur reconstitution valorisée avec un taux horaire ».

Sur cette base, l’expert avait valorisé le préjudice selon une fourchette comprise entre 509.325 et 1.401.850 euros.

Le tribunal, après avoir constaté que la responsabilité du prestataire était contractuellement limitée à une année de rémunération perçue par lui en exécution du contrat, fixe le montant du préjudice… à hauteur de ce plafond, soit un peu plus de 537.000 euros.

Cette décision doit être approuvée en ce qu’elle précise, d’une part, le mode d’évaluation du préjudice consécutif à une perte de données et illustre, d’autre part, l’obligation qui est faite au juge de réparer le préjudice dont il reconnait l’existence, en recourant si nécessaire à une expertise l

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